想提高专利授权率?审查意见该这样答复!

2019-09-25 10:15:35 326

      日前召开的国务院常务会议上提出,要继续提升知识产权审查质量和效率,加快专利审查、商标注册智能化系统建设,确保年底前实现将高价值专利审查周期压至17.5个月。国知局一再强调审查速度和质量的提升,看数据,2019年专利整体授权率也是急转直下……

      上周,知识产权行业内集体发布了实用新型审查部质保处长丁蕾的PPT课件,关于《实用新型审查趋势:授权率75%左右!同日申请专利政策调整》一文。

      文中写到了,2018年专利申请及专利审查的要点,比如:专利申请相关政策专项督查(资助调整;严厉打击非正常申请)、联合惩戒(非正常申请纳入失信主体)、代理监管(代理机构监管和代理师监管)、强化签名代理师责任。对低质量申请的处理要注重高效率,尽量选择简明易行的处理方式,力争尽快结案,尽量避免出现复杂的处理结果。

      就在今天,中国知识产权报微信公众号发布了《专利局化学发明审查部“放大招儿”》相关文章,也提到了审查部不断完善审查业务指导体系和质量保障体系,主攻一通效能专项质检,重点关注一通检索是否充分、一通审查意见是否全面、对案件走向的预判和引导是否明确,以及是否存在更加高效的审查方式方法等,以提高一通后结案率和结案的正确性和准确性,减少结案通知书次数。

      政策导向摆在这,我们不得不重申:既然上行政策出现了变化,申请人也该积极改变申请思路,而作为上下衔接的专利代理机构、专利代理师,我们需要做的,就是尽力给专利申请人一些中肯建议。

针对与申请人沟通中遇到的一些情况,笔者将如下内容与申请人分享,期待能有些许助益,欢迎多多讨论、多多指正。


专利审查意见的期限问题:

      发明专利一通答复期限是四个月,发明专利N通(二通及以上)和实用新型审查意见答复期限均是2个月,审查意见的期限自发文收到日起算,发文收到日是审查意见发文日延后15天。

专利审查意见常见的结论及处理方式:
在审查意见第二页,审查员会给予一个结论性意见。
1、肯定性意见:
申请人应该按照通知书正文部分提出的要求,对申请文件进行修改。
出现这种意见,只要审查员不再补充检索到新的对比文件,申请人按照审查员的修改意见进行修改就可直接获得授权。

2、半肯定性意见:
申请人应当在在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由,并对通知书正文部分支出的不符合规定之处进行修改,否则将不能授予专利权。
出现这种审查意见,审查员一般会默认本申请部分权利要求存在新创性,可直接修改权利要求书克服缺陷,或者为保留较大的保护范围据理力争,陈述权利要求1相对于对比文件存在新创性的理由,此类意见的倾向是给予授权的,只要答复得当,授权几率较大。

3、否定性意见:
专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容,如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分,其申请将被驳回。
出现这种审查意见,代表审查员认为本申请不符合专利权授予的条件,倾向于驳回,但不代表,本申请真的会驳回。在审查员进行审查的过程中,对技术方案的理解有可能存在偏差,特别是新晋审查员,他们大多是刚刚走出校园的应届毕业生,审查经验有限,有时,给出的对比文件并不合适,收到此类审查意见通知书时,切忌被审查员牵着鼻子走,而是自主地分析本申请与对比文件的区别,如果确定本申请相较于对比文件存在实质性的区别,本申请还是有望获得授权。


意见陈述书中的几类主要实质性缺陷:


1、没有新颖性:

新颖性的评判适用单独对比原则,即,仅能通过一篇对比文件于本申请进行对比,如果审查员给出没有新颖性的意见,申请人可从技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案及实现的技术效果等几个方面对比本申请和对比文件,如果真的完全相同,本申请确定无新颖性,如果存在不同的技术特征,而且该特征不是常规技术手段的简单置换(例如,将螺钉替换为螺栓即为常规技术手段的简单置换),则可据理力争,陈述本申请与对比文件的区别,证明本申请具有新颖性。


2、没有创造性:

创造性的评判可结合多篇对比文件进行,审查员会首先选定一篇与本申请最接近的现有技术,分析本申请与最接近的现有技术的区别技术特征,然后针对该区别技术特征取得的技术效果再提供其他的对比文件,如果,其他对比文件中也公开了相同的技术特征而且技术效果也相同,则认为本申请不具备创造性。


代理人在答复无创造性的审查意见时一般会采用三步法,说的通俗一点,答复此类审查意见时,切忌被审查员牵着鼻子走,因教育背景及从业经历的限制,审查员对技术方案的理解可能会存在偏差,申请人在拿到无创造性的审查意见时,一定要自行对比本申请与最接近现有技术的区别技术特征,大多会与审查员给出的结论不一致,在找出区别技术特征以后,要明确区别技术特征的解决了什么样的技术问题,实现了怎样的技术效果,然后再继续判断区别技术特征是否被其他的对比文件公开,如果公开,再判断两者的技术效果是否一样,如果技术效果不同,也认为对比文件对本申请不存在技术启示。在意见陈述中,一定要重点强调本申请的区别技术特征及解决的技术问题,突出本申请与对比文件或现有技术的实质性区别,在区别的基础上论述其技术效果,进而证明其相对于现有技术存在显著的进步。


3、得不到说明书支持:

主要体现在:权利要求书中存在功能性限定、上位概括、数值范围等在说明书中没有记载;对于功能性限定和上位概括,必要时可将具体的特征补入权利要求,对于数值范围,可将结合权书和说明书的记载,权衡一个合适的范围进行修改,可修改权书也可修改说明书。


4、缺少必要技术特征:

主要体现在:独立权利要求记载的全部技术特征无法解决本申请指出的技术问题;答复时要结合实际情况,确定独权利要求的保护范围是否过宽,如果是,补入必要的技术特征,否则可对应修改说明书的发明目的或有益效果,以克服缺陷 。


5、说明书未充分公开:

说明书记载的方案不清楚、完整,本领域无法实现;答复时首先要确定审查员是否正确理解了本申请的技术方案,然后针对审查员指出的问题进行一一解释说明,必要时,提供合适的证据证明审查员质疑不清楚的特征为本领域技术人员公知常识,需注意,提供的证明文件公开日期需早于本申请的申请日。


6、单一性:

出现单一性审查意见,说明审查员认为权利要求书中的两个或多个独立权利要求不存在相同或相应的必要技术特征,此种情况下,首先需确定本申请的必要技术特征,如果坚持认为多项独立权利要求存在相同或相应的必要技术特征,则需要向审查员解释说明,陈述理由,如果重新确定的必要技术特征在其中一个或多个独立权利要求中不存在,则应该删除该独立权利要求或提出分案申请。


7、不授权主题:

科学发现;智力活动规则与方法;疾病的诊断方法;疾病的治疗方法;动物和植物品种;用原子核变换方法获得的物质;对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合做出的主要其表示作用的设计(商标),不符合发明创造的定义。


8、修改超范围:

确认修改是否超范围,如果是,需重新修改,如果不是,提供证据证明修改的内容是公知常识或明显错误。


9、一项发明一项专利权:

符合授权条件,存在与本申请权利要求相同的已授权专利(同日申请中的实用新型),提交《放弃专利权声明》即可,如果是其他申请人同日提交的专利申请,需协商专利权归属或修改权利要求1以克服缺陷。


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转载自:知产专利信息